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如何向美国专利局主张设备+方法专利是可被专利保护的客体?

· 知识产权

在各种科研中,做出一定的成果并不容易。

然而,在为了保护自己的成果而去申请专利的路上亦非坦途。你可能会被各种原因拒绝说你的发明成果不受专利保护。

那么如何向美国专利局主张设备+方法 (Means-plus-function)专利是可被专利保护的客体呢?

01 基本思路

设备及方法权利要求组合可能被审查员以不是可专利保护的客体为由驳回(35 USC 101)。面对这样的驳回,我们应该怎样主张我们的专利申请是符合这一要求的?

首先,我们可以强调权利要求的实质内容不是抽象思想,而是一种新颖的设备和使用该设备的方法。在Electric Power Group, LLC v. Alstom, 830 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2018) 一案中,“创造性技术”是可以被专利保护的客体。同理,我们的新颖设备和方法也是可受专利保护的客体。

此外,我们还可以表示我们的权利要求类似于Thales Visionix Inc. v. United States, 850 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2017)一案中所提到的技术。在Thales Visionix Inc. 案中,一种用于接受和处理来自传感器的信号的设备被判决为可受专利保护的。强调我们的专利与该案的专利相似有利于我们的专利被判定为可受专利保护。

深入了解Thales Visionix Inc.案有助于我们更好地借鉴该案。Thales Visionix Inc.案中的独立权利要求项如下:

其大致翻译如下:

1. 一种用于追踪物体相对于运动参考系的运动的系统,包括:

设置在被追踪的所述物体上的第一惯性传感器;

设置在所述运动参考系上的第二惯性传感器;以及

适用于从所述第一和第二惯性传感器接收信号并被配置成基于从所述第一和第二惯性传感器接收的所述信号确定所述物体相对于所述运动参考系的方向。

22. 一种方法,所述方法包括基于来自分别设置在物体和运动参考系上的两个惯性传感器的信号确定物体相对于运动参考系的方向。

联邦巡回法院认为这组设备+方法权利要求是可受专利保护的。为此,法院例举了一些判例以支持其判决,这些判例也可以为我们所用:

· 在Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc. 827 F.3d 1042 (Fed. Cir. 2016) 一案中,一种用于存储特定种类的肝细胞的改进方法被判决为可受专利保护,该过程包括了将细胞冷冻再融化,然后筛除掉不可经受这个过程的细胞,再将可经受这个过程的细胞再次冷冻。在该案中法院表示“尽管发明人发现了特定细胞可以经受多次冷冻融化循环,但发明人没有申请保护这条自然规律本身,而是对于这条自然规律的特定应用”。

· 在Diamond v. Diehr. 450 U.S. 175 (1981) 一案中,美国联邦最高法院将一组将原始、未固化的橡胶模塑成固化的橡胶产品的方法判决为可受专利保护,该方法包括了用于计算该过程所需的温度、时间等变量的最优组合的数学公式。最高法院指出,这组权利要求“描述了将橡胶固化的过程,具体从注模开始一直到最终产出完美固化的合成橡胶产品,这是一个本领域内尚未知晓的结果。”根据现今的Alice测试,这组权利要求的实质内容是橡胶固化过程的改进,而非数学公式本身。

回到Thales Visionix Inc.案,巡回法院认为该案与上述两个判例十分相似。正如自然规律可以用于保存肝细胞的实验室技术改进,物理规律也可以应用于对运动物体在运动平台上的测量的技术改进。正如数学公式可用于优化橡胶固化过程的参数,数学公式也可用于矩阵化物体运动的信息。并且该案与Diehr案的专利达到的效果相似——Diehr案中专利避免了橡胶产品过度固化或固化不足,而该申请减少了运动测量中的误差。

因此,法院认为该案的实质内容并不是“使用数学公式以确定运动物体和运动参考系之间的相对位置”这一抽象思想,而是使用惯性传感器在非传统的方法减少对于运动物体和运动参考系的相对位置和方向的测量误差的系统和方法。尽管这组系统+方法权利要求需要使用数学公式,但使用数学公式不会使这组权利要求变为抽象概念。

在Thales一案中,巡回法院又引用了Alice一案的判决。原文如下:

可见即使在112条款下被解释成“设备加方法“的权要仍然有可能克服101的驳回从而被授权。

Thales Visionix Inc.案和其所用的判例都可以为我们克服101驳回提供思路。

02 如何面对变化

面对目前专利法可能进行的改变,我们不得不考虑将权利要求撰写得更加“安全”。怎样才能使得我们的权利要求不论专利法如何变化都能够被判定为可受专利保护的客体呢?

目前各类权威机构都没有给出相关测试或者要求。也就是说,我们无法确认某个权要一定会满足客体要求。但是我们可以在撰写权利要求书时避免一些必然不被承认的客体内容。下面即是这样内容的例子:

以上列表并不完整,谨希望以此给大家就如何撰写权利要求作一个指引,以避免潜在的客体不受专利保护的问题。

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