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外国申请许可的注意事项

· 知识产权

正在准备申请专利的各位有以下的疑问吗?

可以直接去国外申请专利,不在国内申请吗?什么时候可以获得向外国申请的许可?在向国外申请的时候需要注意什么呢?

格知律所贴心为您整理了一份关于各国的外国申请许可限制,并附有相关法律法规的链接的表格,赶紧收藏吧!

目前,世界上共有28个国家有不同程度的外国申请许可要求。在这些国家,在没有获得外国申请许可的情况下而先别国申请专利可能有不同的不良后果,轻者是在该国申请变得更加困难,重者甚至会使申请人面临牢狱之灾。为了避免这些潜在的问题,我们有必要了解一下相关的法律和规定。

在目前有外国申请许可要求的国家中,其要求基础可大致分为三类:

(1)基于发明活动进行的地点

(2)基于发明主题的性质(例如国家秘密和涉及国家安全和国防)

(3)基于发明人、专利申请权人或专利权人的国籍或主要经营场所

01 基于发明创造完成的地点

中国:中国单位或者个人将其在国内完成的发明或实用新型向外国申请专利的,应当先向专利管理部门提交申请内容以进行保密审查。在中国申请专利或在保密审查后获得许可均可满足该要求。

美国:对于在美国完成的发明和外观设计,申请人必须获得许可才能够向国外申请专利。许可可以通过适当的申请流程来获得,也可以在国外申请后通过向相关部门解释先前的申请是错误所致来获得许可,即retroactive foreign filing license petition,具体细则可见37 CFR 5.25。

俄罗斯:对于在俄罗斯完成的发明创造,其必须先在俄罗斯申请专利,才能向其他国家申请专利。西班牙、挪威、瑞典、亚美尼亚和塞浦路斯也有类似的法律法规。

02 基于发明主题的性质

德国卢森堡阿塞拜疆对于涉及国家秘密的申请有外国申请限制。如果专利申请涉及前述国家的国家秘密,则该专利必须先在该国申请才能向其他国家申请专利。

03 基于发明人、专利申请权人或专利权人的国籍或主要经营场所

英国、土耳其、意大利、葡萄牙、芬兰、丹麦、保加利亚、韩国、印度、新加坡、马来西亚、越南:发明人属于该国国籍的专利必须先在该国申请;

印度可以通过适当的申请来避免该要求。

法国、比利时、白罗斯、希腊、以色列、挪威瑞典也有类似但不尽相同的法律法规。

下表简单描述了各国的外国申请许可限制,并附有相关法律法规的链接,便于查看(国家按英文首字母排序)。

(表格来自https://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html)

由上可见,在计划申请专利时,我们需要注意发明完成的地点,发明的性质,发明人、申请人、专利权人等的国籍、住址等情况

如果我们的专利可能面临外国申请许可限制,这就意味着(1)我们需要先在有限制的国家进行申请;(2)避免使用ePCT撰写申请文见件,因为ePCT使用的是国际知识产权局的服务器而非撰写专利的计算机所在国家的服务器。

PCT :

专利合作条约(Patent Cooperation Treaty, PCT)是于1970年达成的关于专利申请的国际合作的条约,于1978年生效。该条约提供了关于在缔约国申请专利的统一程序。依照专利合作条约提出的专利申请被称为国际申请或PCT申请。

 

ePCT :

ePCT系统通过其安全的、基于浏览器的界面向各专利局提供多种服务,界面语言包括全部十种公布语言。通过ePCT,各专利局可以访问最新的著录项目数据以及WIPO国际局(IB)所有的任何其它相关文件。

比较典型的情形有,发明在中国完成,但其发明人是外籍人士,且该发明人所在的国家要求发明人是该国籍的必须先在该国申请,我们就必须先向中国的相关部门提交发明内容以进行保密审查,在通过审查后在发明人所在国家进行申请,然后通过PCT或巴黎公约再以该国的申请日在中国进行申请。

此外,如果发明人同时包括中美两个国籍的人员,如果想要先在中国申请专利,除非能够该申请内容是在中国完成的,否则我们建议先向美国专利商标局申请外国申请许可,获得许可后再向中国国家知识产权局申请专利。

总之,当专利申请涉及前述的国家和相关规定时,宜仔细了解再规划在各国的申请顺序,以避免可能出现的法律问题。

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