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显而易见的设计?

如何回复美国专利局基于设计选择的审查意见

原作者: Gerrit Winkel 原文链接

几乎每个发明家都希望他们的发明可以是跨时代的创举,然而当他们提交专利申请之后却往往发现专利审查员的意见与他们的自我判断大相径庭。许多让发明家激动的发明往往被专利审查员认为是微不足道的设计选择或例行优化。这种落差往往让发明家非常失望。

这种不幸的现实往往出现在一些传统而相对完善的技术领域。当审查员引用一个或多个现有技术并拒绝本专利申请时,这些现有技术的组合往往和当前发明的权利要求非常近似,也许只缺少一个看上去是微小修改的特定特征,比如某种尺寸、形状或排列。这种审查意见通常是由美国专利局专利审查手册第2144节中所提及的一系列案例和逻辑所支持的。

专利审查手册具体是这么要求的:在本发明的技术特征和案例中的细节充分近似的情况下,引用相关案例来作为拒绝本专利申请的理由是恰当的;但是如果申请人已经证明了某一技术特征的重要性,此时引用案例作为支持是不恰当的。 当然我们可以预见申请人和审查员争论的焦点将会是“充分近似”和“重要性”的定义。比如,多近似才能算充分近似,多重要才算满足了重要性要求。关于这点,专利审查手册并没有提供多少额外的信息。

但是美国专利局和相关法庭在Ex parte Bagnall一案中给了我们澄清了这个争论焦点并给出了一个有用的例子。

在这个有争议的申请里,权要20是关于一个活虫捕捉装置,该装置包括一个具有上盖和侧壁的上部部分(Bagnall, 第2-3页)。侧壁上有多个开口,开口足够大,昆虫可以从那里进入装置;如果侧壁完全封闭,这些开口的面积约占总面积的30-40%。

专利审查员认为现有技术已经包括了权要中大部分的技术特征,但是没有特别指出“如果侧壁完全封闭,这些开口的面积约占总面积的30-40%”(Bagnall, 第10-11页)。 专利审查员认为这个技术特征是通过例行试验和优化而确定的微小修改,因为这个技术特征对于普通技术人员来说是常识 (大家都知道应该通过改变陷阱的大小和颜色来吸引不同种类不同大小的昆虫)。

与专利审查员的结论不同,专利上诉与争议委员会(Board of Patent Appeals and Interferences)认为:

 

设计选择原则适用于现有技术中的旧元素和现有专利申请中的技术特征起到相同功能的情况。见Kuhle, 526 F. 2d 553,555 (CCPA 1975). Kuhle一案中,法庭认为“不能解决所述技术问题和不会产生意外结果的技术特征在本技术领域中显然是个设计选择的问题”)。 然而,如果权要中的结构和现有技术起着不同的作用,那么我们应该排除设计选择这一结论。 见Gal, 980 F. 2d 717,719 (Fed. Cir. 1992) 并见 Chu, 66 F. 3d 292,298-99 (Fed. Cir. 1995)。 在Chu一案中, 法庭认为“如果申请人未能阐明权要和现有技术之间的差异会导致不同的功能,那么“设计选择”原则将适用”。

 

专利上诉与争议委员会继续解释道,要求30-40%开口的这一技术特征在说明书中被描述为解决一个“优化开口率,最大限度地提高捕虫效率的明确的问题”, 而现有技术并没有考虑到这一点(Bagnall, 第12-13页)。综上所述,反驳基于设计选择的审查意见的关键问题是,专利权限结构及其功能是否解决了所述问题,或者是否与已有技术有什么不同。

 

当专利申请因为设计选择原则被拒时,申请人可以指出在说明书某处与权要中特征技术相关的优势,并与现有技术中的功能加以区分。就Bagnall一案中的开口而言,即使是对专利权保护范围影响较小的特征,可以用来反驳基于设计选择的审查意见,从而得到授权。

 

当然,要证明某个权要中的技术特征对应的结构和功能解决了一个明确的问题或者与现有技术不同,这个论点本身必须是真实的,并且需要提交充分的证据来证明说明书中的阐述,例如发明人的宣誓等等。因此,在撰写专利申请时,很重要的一点是发明人要考虑并且解释各技术特征相关的可能优势,比如特定的形状、尺寸、温度、排列可能达到的技术优势。

 

理想情况下,专利申请中所披露的每一项特征都与某些特定优势有关,但不限于这些特定优势,即使这项特征并不是该技术优势的主要支持。这样的撰写策略会得到一套比较可能授权的权要并且每个技术特征都有额外的退让余地,以克服现有技术和基于设计选择的审查意见。

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